Processo nº 5007517-46.2023.4.03.6110
ID: 331329852
Tribunal: TRF3
Órgão: Gab. 42 - DES. FED. RENATA LOTUFO
Classe: APELAçãO CíVEL
Nº Processo: 5007517-46.2023.4.03.6110
Data de Disponibilização:
22/07/2025
Polo Ativo:
Polo Passivo:
Advogados:
JOANA DOIN BRAGA MANCUSO
OAB/SP XXXXXX
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WAGNER VERZINHASSE NARDINI
OAB/SP XXXXXX
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HENRIQUE HOLTZ SOARES
OAB/SP XXXXXX
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PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5007517-46.2023.4.03.6110 RELATOR: Gab. 42 - DES. FED. RENATA LOTUFO APELANTE: COPPE TERZO & SOARES LTDA, INST…
PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5007517-46.2023.4.03.6110 RELATOR: Gab. 42 - DES. FED. RENATA LOTUFO APELANTE: COPPE TERZO & SOARES LTDA, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE HOLTZ SOARES - SP218894-A, WAGNER VERZINHASSE NARDINI - SP201519 APELADO: REAL ALIMENTOS LTDA . Advogado do(a) APELADO: JOANA DOIN BRAGA MANCUSO - SP283636-A OUTROS PARTICIPANTES: DECISÃO Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) (ID 326491682) e COPPE TERZO & SOARES LTDA – ME (ID 326491684) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Federal de Sorocaba/SP que, em ação ordinária ajuizada por REAL ALIMENTOS LTDA (ID 326491436), julgou procedente pleito formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, a fim de decretar a nulidade do registro da marca “Coxinha Real”, bem como determinar a abstenção do uso da marca, assim como de qualquer outra forma de publicidade ou divulgação dos produtos que a ré comercializa. Ressalte-se que a necessidade de adequação quanto ao uso da marca 'Coxinha Real' nos estabelecimentos e produtos da ré deverá ser atendida a partir do trânsito em julgado. Condenou-se as partes Rés, ora apelantes, ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, uma vez que, neste caso, o proveito econômico não é aferível de plano, e o valor dado à causa é baixo. A condenação das Rés foi feita na forma do artigo 87 do Código de Processo Civil, ou seja, cada um responderá de forma proporcional em relação ao montante total da condenação (cinquenta por cento em detrimento de cada qual). Em suas razões recursais (ID 326491682), o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI alega, que o registro da marca tramitou em absoluta conformidade. Aduz que, embora ambas as empresas utilizem o termo “REAL”, não há risco de confusão, pois trata-se de elemento comum no mercado e já amplamente utilizado. Requer a autarquia prequestionamento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada. Em suas razões recursais (ID 326491684), COPPE TERZO & SOARES LTDA – ME, titular da marca “Coxinha Real” alega que o registro de sua marca seguiu os trâmites legais e deve ser considerado válido, com presunção de legitimidade e legalidade. Aduz que a marca “Coxinha Real” tem origem na antiga empresa “Esfirra Real”, com uso contínuo e boa-fé, garantindo prioridade conforme o artigo 129, §1º, da Lei de Propriedade Industrial. Esclarece que a sentença de primeiro grau careceu de provas robustas sobre captação ilícita de clientela por confusão de marca e produto. Afirma que não há imitação do nome ou do produto da Padaria Real, pois se trata de item distinto, com diferenças visíveis, como o tamanho da coxinha, afastando o risco de confusão. Salienta que a Lei de Propriedade Industrial permite o uso de termos comuns ou descritivos, desde que não induzam o consumidor ao erro. Acrescenta que as marcas coexistem há anos o que demonstra a possibilidade de coexistência entre ambas. Relata que o valor deferido a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, pois está além do trabalho efetuado. Requer a condenação da parte contrária por litigância de má-fé, por afirmar, sem qualquer prova, que utiliza há tempos a marca “Coxinha Real”, induzindo o juízo a erro, em desacordo com o artigo 80 do CPC. Pugna pelo provimento do recurso. Intimada, a apelada apresentou contraminutas (ID326491692 e 326491693). Subiram os autos a esta E. Corte. É o relatório. Decido. A empresa Ré, COPPE TERZO & SOARES LTDA – ME, foi constituída em 13/03/2014 e obteve, junto ao INPI, o registro da marca “COXINHA REAL”, com validade até 17/07/2028. Diante dessa situação, a Autora apresentou, em 13/04/2021, pedido de nulidade do referido registro, o qual foi indeferido pelo INPI. Cinge-se a controvérsia à pretensão da autora de anular o registro da marca nº 906.620.376 – “COXINHA REAL”, classificada na NCL (10) 30, concedida pelo INPI, que também figura como Réu na presente demanda, bem como de proibir sua utilização. Do Mérito É relevante mencionar que a reiteração de decisões num mesmo sentido, proferidas pelas Cortes Superiores, pode ensejar o julgamento monocrático do recurso. No âmbito do STF tem-se que "A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Nesse sentido: ARE 1089444 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018. O caso presente permite solução monocrática.Vejamos. Destaque-se que a sentença vai ao encontro da jurisprudência dominante. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp nº 949.514/RJ, estabeleceu três requisitos cumulativos que devem ser observados, afim de obstar o registro de uma marca, nos termos do voto proferido pelo Ministro Relator Humberto Gomes de Barros: “a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida ao consumidor” Nesse sentido cite-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Terceira Turma, REsp Recurso Especial nº 949514/RJ, Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, data do julgamento:04/10/2007, DJ: 22/10/2007, p.271) e deste E. TRF -3ª Região (TRF-3ª Região, 1ª Turma, Ap Civ. Apelação Cível n° 5000355-35.2020.4.03.6100, Relator: Desembargador Federal Renato Lopes Becho, data do julgamento: 30/03/2023, DJEN DATA: 13/04/2023). Outrossim, em julgado mais recente, a 3ª Turma do STJ (REsp n° 1.799.164/RJ), ao analisar os elementos caracterizadores da violação dos sinais marcários reafirmou que a proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao titular do registro da marca, com fundamento no artigo 129 da Lei 9.279/96 possui dupla finalidade: Proteger o proprietário da marca contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela; e evitar que o consumidor seja confundido no que concerne a procedência do produto ou serviço prestado. Cumpre ressaltar que o artigo 122 da Lei n° 9.279/96 dispõe que “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Por sua vez, o artigo 123, inciso I da lei em tela, ao versar sobre marca de produto ou serviço, estabelece que se trata de sinal ou símbolo utilizado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim. Nesse sentido, confira-se: Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; De outro lado, oportuno consignar que o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial impõe diversas proibições para o registro de um sinal ou símbolo como marca. Nesse aspecto, destaque-se que o inciso XIX da legislação em comento dispõe que não é passível de registro: Art. 124. Não são registráveis como marca: (....)XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; Ademais, registrou-se que os seguintes elementos devem ser analisados, afim de verificar a ocorrência ou não da violação ao direito do uso da marca: (“i) grau de distintividade da marca paradigma; (ii) grau de semelhança entre as marcas em conflito; (iii) tempo de convivência; (iv) natureza dos produtos ou serviços oferecidos e (v) diluição do poder distintivo do sinal previamente registrado.” No caso em concreto, resta evidente que ambas as empresas exercem atividades em áreas similares, senão vejamos: COPPE TERZO & SOARES LTDA, ora apelante, detém a titularidade da marca mista “Coxinha Real”, sob o registro n° 906.620.376, na classe NCL (10)30 com especificação para os seguintes produtos: Alimentos farináceos; Condimentos; Especiarias; Farináceos (Alimentos -); Farinha moída (Produtos de -); Petits fours (Fr.) [pastelaria]; Tempero [condimento]; Temperos; Farinha de trigo; Salgadinho, exceto croquete; Massa de farinha. Em consulta ao site (https://coxinhareal.com.br/), verifica-se que há diversas lojas no interior de São Paulo, incluindo a cidade de Sorocaba. Por sua vez, nota-se que a REAL ALIMENTOS LTDA, ora apelada, possui a propriedade da Marca nominativa – “Panificadora Real de Sorocaba”, obtida sob o registro nº 814.547.427, depositada em 04/01/1988 e concedida em 08/03/2005, para a classe NCL (8)30 com especificação para os seguintes produtos: ALETRIAS; ALIMENTOS FARINÁCEOS, BISCOITOS, BOLACHAS, BOLOS, BRIOCHES, COMIDAS A BASE DE FARINHA, EMPADAS, ESPAGUETE, FARINHAS PARA USO ALIMENTAR, FÉCULAS, FERMENTOS PARA MASSAS, FERMENTOS, GLÚTEN, MACARRÃO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MASSAS PARA BOLOS, PÃES, PANQUECAS, PASTÉIS, PETIT-FOURS, PIZZAS, PÓS PARA BOLOS, PRODUTOS DE FARINHA MOÍDA, SALGADINHOS, SANDUÍCHES, SÊMOLA, SEMOLINA, TALHARIM, TAPIOCAS, TORTAS, WAFFLES. Em consulta ao site (https://coxinhareal.com.br/), verifica-se que há diversas lojas na cidade de Sorocaba, São Paulo. Como se vê acima, as partes do litígio atuam em segmento mercadológico relacionado ao ramo alimentício, desenvolvendo suas atividades empresariais na cidade Sorocaba e outras regiões localizadas no interior de São Paulo. O fato de as partes atuarem em segmentos correlatos do mercado alimentício agrava consideravelmente o risco de confusão por parte do público consumidor, especialmente diante da identidade parcial entre os sinais marcários utilizados. No caso concreto, restou evidenciado, por meio dos documentos juntados aos autos pela parte autora (ID 326491675 – p. 3), que a “Padaria Real” não apenas possui ampla atuação no setor de panificação e confeitaria, mas tem como destaque em seu portfólio o produto “coxinha”, que alcançou notoriedade regional e passou a ser associado ao nome “Real”. Ainda que os sinais distintivos não sejam absolutamente idênticos — “Panificadora Real de Sorocaba” e “Coxinha Real” —, verifica-se a coincidência de seu elemento marcário mais relevante: o termo “Real”, vinculado diretamente ao produto de maior reconhecimento da autora, a coxinha, o que contribui para a associação indevida entre as marcas. Tal circunstância encontra vedação no art. 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96, que proíbe o registro de marca suscetível de provocar confusão ou associação indevida com marca alheia já utilizada em ramo afim: “Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”. No mesmo sentido da presente tese, segue o seguinte precedente do E. TRF-3: Autos: APELAÇÃO CÍVEL - 5017591-29.2022.4.03.6100 Requerente:CRUZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – ME Requerido: DIRETOR DE MARCAS (DIRMA) DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e outros DIREITO MARCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE ELEMENTOS NOMINATIVOS. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por CRUZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que indeferiu o registro da marca "CONCILIARE SÃO PAULO - CÂMARA PRIVADA DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM". O indeferimento administrativo baseou-se na existência de marca registrada anteriormente ("CONCILLIARE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI") com elementos nominativos semelhantes e atuação em segmento mercadológico afim, o que configuraria risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento do registro da marca da apelante pelo INPI, com fundamento no artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, que veda o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca alheia registrada para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, passível de causar confusão ou associação indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 tem como objetivo evitar a concorrência desleal e proteger o consumidor de confusão entre marcas similares no mesmo segmento de mercado. A análise do INPI constatou que a marca pretendida pela apelante e a marca já registrada possuem núcleo nominativo essencialmente idêntico ("CONCILIARE" e "CONCILLIARE"), o que compromete a distintividade necessária ao registro. A afinidade mercadológica entre as marcas, ambas atuantes na área de soluções alternativas de conflitos (mediação e arbitragem), reforça o risco de confusão para o público consumidor. O Poder Judiciário deve respeitar a expertise técnica das agências reguladoras, sendo sua atuação limitada à análise da legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito das decisões técnicas do INPI. A jurisprudência do TRF-3 e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a colidência entre elementos nominativos e a afinidade mercadológica impedem o registro de marcas semelhantes, especialmente quando há potencial de induzir o consumidor a erro. A sentença de primeiro grau foi correta ao concluir que o ato administrativo impugnado seguiu os requisitos legais e regulamentares, não havendo nulidade a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento do registro de marca pelo INPI com fundamento no artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 deve ser mantido quando verificada a semelhança entre os elementos nominativos principais e a afinidade mercadológica, resultando na possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX; Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5002021-82.2018.4.03.6119, Rel. Des. Federal Renato Lopes Becho, j. 29/08/2024; TRF-3, ApCiv 5003122-46.2020.4.03.6100, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. 23/03/2023; STF, RE 1083955 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/05/2019. (APELAÇÃO CÍVEL: ApCiv 5017591-29.2022.4.03.6100 Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, TRF3 - 2ª Turma, DJEN DATA: 10/06/2025) (grifos acrescidos) Portanto, a sobreposição parcial dos sinais, somada à notoriedade local da marca da autora e à afinidade dos segmentos explorados, reforça a tese de que o registro da marca “Coxinha Real” pela ré representa violação ao princípio da distintividade marcária, justificando a sua nulidade. A corroborar a tese versada, cito precedentes deste E. TRF-3ª Região: DIREITO MARCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. RISCO DE CONFUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de procedimento comum proposta por K&K MALANDRA BRONZE UNIPESSOAL LTDA visando à reforma da decisão do INPI que indeferiu o registro da marca "KK MALANDRA BRONZE", sob o fundamento de colidência com marca já registrada. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. II. Questão em discussão Saber se a marca da recorrente apresenta risco de confusão com marca previamente registrada, justificando o indeferimento do registro pelo INPI. III. Razões de decidir O art. 124, XIX, da Lei 9.279/1996 veda o registro de marcas que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, marca alheia já registrada, quando tal reprodução for suscetível de causar confusão ou associação indevida. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a impossibilidade de coexistência de marcas decorre da presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) imitação ou reprodução de marca registrada; (ii) semelhança entre os serviços ou produtos; e (iii) risco de confusão ao consumidor. No caso concreto, verificou-se a identidade entre os elementos principais das marcas "KK MALANDRA BRONZE" e "KK KOLLORS", além de atuarem na mesma classe de serviços (higiene e beleza). O risco de confusão é presente, justificando o indeferimento do registro da marca da recorrente pelo INPI. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O registro de marca deve ser indeferido quando houver risco de confusão com marca previamente registrada. 2. A coexistência de marcas é inviável quando há identidade visual e atuação no mesmo segmento de mercado." Dispositivos relevantes citados: Lei 9.279/1996, art. 124, XIX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 274.873/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022; STJ, REsp 1.874.635-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/8/2023. (APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5002899-71.2023.4.03.6332 Juíza Federal Convocada VERA CECILIA DE ARANTES FERNANDES COSTA, TRF3 - 1ª Turma, DJEN DATA: 29/05/2025 (grifos acrescidos) APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. MARCA. VEDAÇÃO AO REGISTRO. ARTIGO 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/1996. EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR DE MARCA IDÊNTICA OU SEMELHANTE EM MESMA CLASSE DE ATIVIDADES E EM MESMO RAMO DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminarmente, tendo em vista que a controvérsia dos autos reside no pedido de anulação de ato de registro de propriedade industrial pelo INPI, resta configurada a sua legitimidade passiva nos autos. Precedentes do C. STJ. 2. No mérito, a controvérsia dos autos consiste em apurar se é devido os registros n. 908138717, na classe 28, e n. 908139110, na classe 35, da marca "LOOPY" em razão do registro anterior da marca "LUPI RAÇÕES", registro n. 9032222736 na classe 35. 3. Compulsando-se os autos, verifica-se que tanto a parte autora quanto a corré atuam no mesmo ramo de atividade, comercializando produtos para animais de natureza idêntica, semelhante ou afim. Em que pese a marca da corré contenha a designação "RAÇÕES" após o elemento nominativo "LUPI", a pronúncia verbal e a proximidade de "LOOPY" e "LUPI" têm o condão de causar confusão ou associação entre as marcas aos consumidores na hora da compra de produtos para animais. 4. Cabe destacar, ainda, que os registros feitos pela parte autora na classe 28 e na classe 35 da Classificação Internacional de Nice se tratam do mesmo ramo mercadológico ao qual foi concedido anteriormente o registro da marca à corré LUPI, o que justifica o indeferimento dos registros para a garantia do direito de precedência e de proteção da marca já registrada. 5. Diante dessa atuação no mesmo ramo de atividade e a potencial confusão aos consumidores, a marca da parte autora não é registrável, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei n. 9.279/1996, por se tratar de reprodução em parte de marca alheia registrada na mesma classe com exclusividade de uso. Precedentes. 6. Apelação parcialmente provida. (APELAÇÃO CÍVEL. ApCiv 5000097-29.2019.4.03.6110 TRF3, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, DJEN DATA: 30/09/2021) (grifos acrescidos) A apelante sustenta ainda, que o ato administrativo de registro da marca seguiu os trâmites legais, tendo sido analisado e aprovado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o que conferiria ao ato presunção de legitimidade e legalidade. No entanto, tal alegação, embora reconheça a presunção relativa (juris tantum) que recai sobre os atos administrativos, não é suficiente para afastar o controle jurisdicional. Isso porque a legalidade dos atos administrativos, ainda que emanados de autarquia especializada, como o INPI, está sujeita à apreciação do Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A existência dessa presunção não impede a revisão judicial, especialmente quando há indícios de violação a direitos anteriores ou de inobservância aos critérios legais previstos na Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). Ademais, se a presunção de legalidade fosse absoluta, estar-se-ia negando a própria finalidade da via judicial prevista para contestar registros de marca concedidos em desconformidade com a legislação, o que evidentemente não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente. A atuação do INPI, embora revestida de competência técnica, não é infalível nem imune ao controle judicial, razão pela qual a eventual nulidade do registro pode e deve ser examinada pelo Judiciário quando provocada pela parte legítima e demonstrado interesse jurídico. Ademais, a alegação da apelante de que as ambas coexistem há anos, indicando uma suposta convivência pacífica entre elas, não merece prosperar. A mera coexistência delas no mercado não elimina a possibilidade de confusão por parte do consumidor, tampouco afasta a violação dos direitos marcários previamente adquiridos. Portanto, a coexistência não pode ser usada como argumento para legitimar o uso continuado de marca que potencialmente infringe direitos alheios, especialmente quando presentes indícios concretos de risco à identidade e ao prestígio da marca anterior. Outro aspecto relevante a ser considerado é a observância do princípio da anterioridade. Compulsando os autos, verifica-se que a marca “PANIFICADORA REAL DE SOROCABA”, de titularidade da REAL ALIMENTOS LTDA, ora apelada, foi depositada junto ao INPI em 04/01/1988 e teve seu registro concedido em 08/03/2005 (ID 326491448), além de possuir diversos registros da marca “Real” no segmento alimentício e de panificação (ID 326491450; ID 326491454; ID 326491458; ID 326491461). Por sua vez, a marca “COXINHA REAL”, de titularidade da COPPE TERZO & SOARES LTDA – ME, foi depositada em 12/08/2013, tendo seu registro devidamente concedido em 17/07/2018 (ID 326491463). Nos termos do art. 129, caput, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial): "A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao requerente, com a prioridade decorrente da data do depósito, o direito de precedência no Brasil." Embora o direito à marca se consolide apenas com o registro concedido, a anterioridade entre dois pedidos é determinada pela data do depósito, que confere ao requerente o direito de prioridade. No presente caso, a “COXINHA REAL” foi depositada após a “Panificadora Real de Sorocaba”, razão pela qual não assiste razão à apelante quanto ao princípio da anterioridade. Nesse ponto, até mesmo o INPI concorda, conforme consta em suas razões recursais: “A empresa Autora apresentou documentos que comprovam sua anterioridade, para o nome comercial “REAL ALIMENTOS”, e para a marca “PADARIA REAL DE SOROCABA” (ID 326491682). Malgrado a apelante sustente, em suas razões recursais, que utiliza a expressão “Coxinha Real” há aproximadamente 25 anos, vinculando-a à sua antiga empresa “Esfirra Real”, tal alegação não se encontra devidamente comprovada nos autos. Não foram apresentados documentos que atestem o uso anterior, contínuo e efetivo da marca no mercado. A apelante ainda alega que não houve oposição quando do registro da marca “Coxinha Real”. Contudo, tal procedimento não é requisito obrigatório para a propositura de ação judicial visando à anulação do registro, especialmente quando o autor detém direito de precedência. Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, tem admitido a possibilidade de anulação de registro de marca pelo Poder Judiciário, com fundamento no direito de precedência, independente de prévia impugnação administrativa (oposição administrativa) contra decisão de registro de marca junto INPI. Nesse sentido, cite-se os precedentes (RESP n. 1.464.975/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/12/2016, DJe de 14/12/2016;REsp n. 1.673.450/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017 ). Prossigo com o julgamento do mérito: Sublinhe-se que os apelantes alegam que diversas marcas contendo a expressão “REAL” foram deferidas pelo INPI, o que, segundo sustentam, indicaria a possibilidade de registro da marca da apelante. Contudo, a questão não se limita à repetição isolada da palavra “REAL”, mas sim ao uso conjunto da palavra “Coxinha” — produto de destaque no cardápio da apelada — associado à palavra “REAL”, que integra o núcleo do nome “Padaria Real de Sorocaba”. Tal combinação pode, sim, gerar confusão com a marca “Coxinha Real”, especialmente por apresentarem elementos nominativos semelhantes e atuarem em segmento mercadológico afim. Assim, no presente caso, a palavra “REAL” não é um termo genérico desvinculado da marca da apelada, mas parte integrante de sua identidade comercial consolidada. A apelante, COPPE TERZO & SOARES LTDA – ME, sustenta em suas razões de apelação ((ID 326491684 – p. 5) que a Lei de Propriedade Industrial não proíbe o uso de termos comuns ou descritivos, como o “REAL”, desde que tais expressões não induzam o consumidor a erro. Ressalte-se que, a própria apelante reconhece a exceção aplicável ao presente caso. Conforme demonstrado de forma consistente, a marca “Coxinha Real” possui potencial concreto para induzir o consumidor em erro, levando-o a associar o produto oferecido pela ré àquela comercializada pela “Padaria Real”, cuja reputação e sucesso encontram-se consolidados no mercado, conforme documentos abaixo: Matéria no programa MAIS VOCÊ, da TV Globo, de abrangência internacional reconhecendo a fama da coxinha da Padaria Real em Sorocaba. Matéria exibida em 15/11/2021 (https://globoplay.globo.com/v/10041270/): Matéria veiculada no Guia folha São Paulo dia 16/07/2021 (https://guia.folha.uol.com.br/restaurantes/2021/07/coxinha-da-padaria-real-famosa-em-sorocaba-faz-sucesso-no-delivery-de-sao-paulo.shtml) : Ainda demonstrando que a Padaria Real, realmente é famosa pelas suas coxinhas (https://campinas.com.br/gastronomia/2024/08/campinas-ganha-primeira-unidade-da-padaria-real-de-sorocaba-famosa-pelas-coxinhas/): Ressalte-se que a autora traz outras matérias reforçando a notoriedade da coxinha da Padaria Real (ID 326491675 – p. 3 – 5). Assim, não basta que o termo seja comum ou descritivo; o contexto fático revela que, dada a similaridade das marcas e o reconhecimento da coxinha da “Padaria Real”, o risco de confusão é real e relevante. A sustentar a tese exposta, colaciono julgado do E. TRF da 3ª Região: EMPRESARIAL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA SIMILAR NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 124, INCISO XIX DA LEI 9.279/96. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4. No caso concreto, a recorrente solicitou, em 05/03/2012, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, o registro da marca 'ALLIED ADVANCED TECHNOLOGIES S.A.' O pedido foi indeferido sob o argumento de que a marca reproduz ou imita registro de terceiro - ALLIED TELESIS. 5. Não prospera a alegação de que houve deferimento de registro de diversas outras marcas contendo o termo 'ALLIED', pois a verificação de anterioridade de registro de marca deve ocorrer dentro de cada ramo de atividade, considerando tão somente as precedências relativas a produtos e serviços que guardem similitude entre si. O fato de terem sido concedidos registros com a palavra 'ALLIED' para outras espécies de produtos/serviços não tem o condão de demonstrar tratamento discriminatório injustificado por parte do INPI. 6. Pesquisa ao site do INPI permite constatar que a empresa ALLIED TELESIS HOLDINS K.K. atua no mesmo ramo de atividade da ora recorrente, a saber, computadores, periféricos e demais equipamentos para computadores; o pedido de registro da marca foi depositado em 2001; a concessão deu-se em 2011, antes, portanto, do pedido realizado pela apelante, motivo pelo qual o direito de precedência pertence à ALLIED TELESIS e a negativa do pedido de registro feito pela recorrente é plenamente justificado. 7. Evidente que a marca cujo registro é pretendido pela apelante é similar a outra anteriormente registrada, referente ao mesmo ramo empresarial (computadores e equipamentos em geral para computadores) o que, de acordo com o artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96, constitui impedimento ao registro de marca. 8. Apelação não provida. Honorários recursais arbitrados com espeque no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. (APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 5016330-68.2018.4.03.6100 Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, TRF3 - 1ª Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/03/2020) (grifos acrescidos). A apelante sustenta ainda a inexistência de prova robusta quanto à captação ilícita de clientela baseada na confusão entre as marcas e produtos. Contudo, ao examinar o caso concreto em suas particularidades, restam evidentes os riscos de confusão entre as marcas. Considerando a percepção do consumidor médio, é plausível que este, ao ouvir sobre a famosa coxinha da Padaria Real, de Sorocaba, seja induzido em erro ao se deparar, em município próximo do interior paulista, como Tatuí, onde a empresa 'Coxinha Real' mantém uma de suas unidades, com marca de nome semelhante. Tal circunstância evidencia uma potencial associação indevida entre os sinais distintivos, apta a ensejar desvio ilícito de clientela e prejuízos à reputação da apelada. Nesse sentido, cito precedente deste E. TRF-3ª Região: APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. VEDAÇÃO AO REGISTRO. ARTIGO 124, INCISO XIX, DA LEI N. 9.279/1996. EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR DA MARCA "POCO LOCO" EM MESMA CLASSE DE ATIVIDADES. REPRODUÇÃO DE MARCA ALHEIA REGISTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos consiste em apurar se são devidos os registros da marca "POCOLOCO" e "P POCOLOCO" na classe 25 da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, perante o INPI, requeridos pela parte autora, diante da existência da marca registrada "POCO LOCO", por outra empresa, na mesma classe, atuantes no ramo de roupas e acessórios de vestuário. 2. Não obstante os argumentos apresentados pela parte apelante, estes não prosperam, porquanto, dada a alta similaridade entre as palavras, a coexistência de ambas as marcas implica em efetiva e inconteste possibilidade de causar confusão ou associação entre as marcas aos consumidores na hora da compra dos produtos. Desta forma, a marca da parte autora não é registrável, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei n. 9.279/1996, por se tratar de reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia registrada anteriormente. Precedentes. 3. Apelação não provida. (APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 5014632-61.2017.4.03.6100 Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - 1ª Turma, DJEN DATA: 07/10/2022 (grifos acrescidos) Ressalte-se que os argumentos trazidos pela apelante, como o fato de a “Padaria Real” não utilizar especificamente a denominação “Coxinha Real”, assim como as diferenças de tamanho entre os produtos comercializados, não são suficientes para afastar ou descaracterizar a potencial confusão vivenciada pelo consumidor médio. A proteção contra esse tipo de confusão está prevista no ordenamento jurídico, sobretudo no artigo 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96, que veda o registro de marca suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia previamente registrada. Importante destacar que a ausência de estudos mercadológicos específicos por parte da apelada não elimina o risco de confusão. Isso porque o comportamento do consumidor e a dinâmica do mercado podem ser avaliados de forma objetiva, considerando-se a potencial associação indevida entre os sinais marcários conflitantes. Assim, o risco de confusão permanece configurado e deve ser devidamente ponderado para resguardar os direitos da parte titular da marca anterior. Desse modo, consigno que as provas constantes dos autos permitem concluir que a coexistência das marcas “PANIFICADORA REAL DE SOROCABA” e “COXINHA REAL” gera risco de confusão no mercado consumidor, uma vez que é razoável presumir que o consumidor médio possa se equivocar quanto à origem dos produtos oferecidos sob tais marcas. Da litigância de má-fé: A Apelante requer a condenação da parte contrária por litigância de má-fé, alegando que esta teria afirmado, sem qualquer prova, a utilização prolongada da marca “Coxinha Real”, supostamente induzindo o juízo a erro. Entretanto, observa-se a ausência de fundamentação tanto fática quanto jurídica para tal condenação, uma vez que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 80 do Código de Processo Civil. Assim, a “ausência de provas” acerca da utilização prolongada da marca “coxinha real” pela parte autora, por si só, não configura litigância de má-fé, sobretudo porque ficou demonstrado nos autos que a Padaria Real incluiu a coxinha em seu cardápio como um de seus produtos mais tradicionais e reconhecidos há décadas, relacionando-o ao termo Real. Tal fato reforça a boa-fé da parte autora e afasta qualquer alegação de conduta dolosa ou temerária. Dessa forma, não há fundamento jurídico para a condenação da parte autora por litigância de má-fé, devendo o pedido ser rejeitado. Do pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais: O juiz de primeiro grau fixou os honorários advocatícios nos seguintes termos: “CONDENO a parte ré no pagamento dos honorários advocatícios em favor da autora, em que fixo no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”), uma vez que, neste caso, o proveito econômico não é aferível de plano, e o valor dado à causa é baixo. A condenação do INPI e da empresa Coppe Terzo & Soares Ltda. é feita na forma do artigo 87 do Código de Processo Civil, ou seja, cada uma responderá de forma proporcional em relação ao montante total da condenação (cinquenta por cento em detrimento de cada qual) ”. Não vislumbro razão para redução do valor da causa ou dos honorários advocatícios sucumbenciais, em face do trabalho efetivamente realizado pelos patronos da parte Autora. Dessa forma, mantenho a condenação neste aspecto, nos exatos termos da decisão proferida pelo juízo a quo. Dos honorários advocatícios recursais: Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em R$ 100,00 (cem reais) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios. Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais. A sentença designou o seguinte: “JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e resolvo o mérito da questão, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decretando a nulidade de registro de marca “Coxinha Real” objeto do processo INPI n° 906620376; bem como determinando a abstenção do uso da marca, de titularidade da ré Coppe Terzo & Soares Ltda – ME, nos termos do artigo 173, parágrafo único e artigo 209, §1º da Lei nº 9.279/1996, assim como de qualquer outra forma de publicidade ou divulgação dos produtos que a ré comercializa, incluindo em sítios eletrônicos. Fica esclarecido que a empresa ré somente deverá adequar o uso da marca “Coxinha Real” nos seus estabelecimentos e produtos, a partir do trânsito em julgado desta demanda, conforme constou na fundamentação”. (grifos acrescidos) A r. sentença não comporta reparos, razão pela qual deve ser integralmente mantida. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a apelação do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRUAL - INPI e NEGO PROVIMENTO a apelação da COPPE TERZO & SOARES LTDA – ME, titular do registro da marca "COXINHA REAL". Honorários advocatícios majorados. Decorrido o prazo legal, baixem os autos ao MM. Juízo de Origem, observadas as cautelas de estilo. Intimem-se. Publique-se. São Paulo, data da assinatura digital. RENATA LOTUFO Desembargadora Federal
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