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Silmo Lourenco De Avila e outros x Indutar Tecno Metal Ltda e outros

ID: 299623672

Tribunal: TJRS Órgão: Vara Regional Empresarial da Comarca de Santa Rosa Classe: PROCEDIMENTO COMUM CíVEL Nº Processo: 5001757-55.2023.8.21.0105

Data de Disponibilização: 16/06/2025

Polo Ativo:

SILMO LOURENCO DE AVILA TORNITEC - INDUSTRIA, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

Polo Passivo:

INDUTAR TECNO METAL LTDA RODOPLANT - INDUSTRIAL AGRICOLA - EIRELI

DESPACHO/DECISÃO

Advogados:

DIEGO STRAHUBER OYARZABAL

OAB/RS XXXXXX Desbloquear

JESSICA PINHEIRO OYARZABAL

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WILLIAM LONGHI

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LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI

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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001757-55.2023.8.21.0105/RS AUTOR : SILMO LOURENCO DE AVILA ADVOGADO(A) : DIEGO STRAHUBER OYARZABAL (OAB RS079192) ADVOGADO(A) : JESSICA PINHEIRO OYARZABAL (OAB RS093925… PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001757-55.2023.8.21.0105/RS AUTOR : SILMO LOURENCO DE AVILA ADVOGADO(A) : DIEGO STRAHUBER OYARZABAL (OAB RS079192) ADVOGADO(A) : JESSICA PINHEIRO OYARZABAL (OAB RS093925) AUTOR : TORNITEC - INDUSTRIA, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ADVOGADO(A) : DIEGO STRAHUBER OYARZABAL (OAB RS079192) ADVOGADO(A) : JESSICA PINHEIRO OYARZABAL (OAB RS093925) RÉU : INDUTAR TECNO METAL LTDA ADVOGADO(A) : WILLIAM LONGHI (OAB RS100613) ADVOGADO(A) : LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI (OAB RS065309) RÉU : RODOPLANT - INDUSTRIAL AGRICOLA - EIRELI ADVOGADO(A) : WILLIAM LONGHI (OAB RS100613) ADVOGADO(A) : LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI (OAB RS065309) DESPACHO/DECISÃO Vistos. 1. Acolho a competência declinada no evento 47, DESPADEC1 pelo juízo da Vara Judicial da Comarca de Ibirubá , pois se trata de litígio que diz sobre propriedade industrial. 2. Breve relatório sobre os andamentos processuais: Analisando o já processado até o momento, noto que se trata de ação inibitória e indenizatória ajuizada em 27/06/2023 por TORNITEC - INDUSTRIA, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA e SILMO LOURENCO DE AVILA contra INDUTAR TECNO METAL LTDA e RODOPLANT - INDUSTRIAL AGRICOLA - EIRELI , feita com base no art. 42 da Lei n.º 9.279/1996. Em síntese, a parte autora defende que houve violação a direitos de propriedade industrial, os quais decorrem do Registro de Patente de Invenção n.º BR 10 2019 023359 1 ("EQUIPAMENTO SULCADOR COM DISCO ONDULADO/DOBR ADO ADAPTÁVEL EM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS"), que lhe garante o direito de exclusividade. Sustentou que houve contrafação por parte da ré RODOPLANT INDUSTRIAL AGRÍCOLA ao comercializar o produto "SISTEMA GUILHOTINA" - divulgado no website da ré - produzido pela corré INDUTAR, em violação às especificações constantes da carta-patente. Em razão disso, foram notificadas em 30/06/2022 para cessação, cuja resposta foi no sentido de que não possuiria as características essenciais à definição da matéria reivindicada, uma vez que já compreendidas pelo estado da técnica. Juntou "laudo técnico" evidenciando a identidade dos produtos e as indevidas reproduções, o que configuraria, também, ilícito penal previsto no mesmo diploma (art. 184, I). Discorreu sobre concorrência desleal, já que se trata de empresas concorrentes no mesmo segmento de mercado; necessidade de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais. Ao final, pediram, em síntese, a condenação da ré a abster-se da conduta violadora; a indenização pelos danos emergentes e lucros cessantes experimentados, a ser apurada em liquidação de sentença; e a indenizar os danos morais. Recebida a inicial e indeferidas as tutelas antecipada e cautelar ( evento 5, DESPADEC1 ). Citados os réus, contestaram em conjunto no evento 16, CONT1 . Na oportunidade, arguiram preliminares e apontaram que a INDUTAR fabrica peças metálicas sob encomenda, razão pela qual jamais poderia ter comercializado o produto alegadamente contrafeito. Aduziram que o SISTEMA GUILHOTINA comercializado pela RODOPLANT não viola a patente industrial, pois já compreendido pelo estado da técnica e coberto por patentes antigas e já expiradas, ou seja, já utilizado por outras empresas. Pugnaram pela declaração da nulidade incidental da patente. Informaram que tramita no INPI impugnação administrativa contra a concessão da patente, razão pela qual pediram a suspensão do presente processo por até 1 ano, até que julgado administrativamente o pedido objeto da petição n.º 870220090629, de 03/10/2022. Discorreram sobre a nulidade da patente. Sem proferir decisão saneadora, o juízo intimou as partes para especificação de provas ( evento 29, DESPADEC1 ). A parte ré pediu a prova pericial e oral ( evento 35, PET1 ); a parte autora, a prova pericial e documental ( evento 36, PET1 ). Proferida decisão declinatória da competência embasada na Resolução n.º 1459/2023-COMAG ( evento 47, DESPADEC1 ), já aceita por este juízo. É a síntese do necessário para se ter um panorama processual. Decido. 3. Passo ao saneamento do processo na forma do art. 357 do Código de Processo Civil. 3.1 Questões processuais pendentes: 3.1.1 evento 16, CONT1 : a) Impugnação ao valor da causa: A parte ré aduziu que a autora deveria ter atribuído os valores pretendidos a título de danos materiais e morais, além das obrigações de fazer e de não fazer. No caso, nota-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00, correspondentes aos danos morais. Quanto às demais pretensões, argumentou a necessidade de procedimento liquidatório, não lhe sendo possível precisá-los. Não vislumbro irregularidade a ser sanada, uma vez que os danos materiais ainda precisam ter o parâmetro de apuração definido pelo juízo, nos termos do art. 210 da LPI. Além disso, conforme o disposto no art. 324, § 1º, do CPC, é lícito formular pedido genérico quanto não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Ademais, tampouco os réus apresentaram elementos concretos para a modificação do valor atribuído à causa (R$ 30.000,00), limitando-se a impugná-la genericamente. Nessa linha, como se sabe, o valor da causa poderia ser atribuído por mera estimativa. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITÇÃO MANTIDA. VIOLAÇÃO ÀS MARCAS DAS AUTORAS. CARACTERIZAÇÃO. DANOS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO PARÂMETRO ESTABELECIDO. RECURSO DESPROVIDO. Ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos. Julgamento de procedência. Impugnação ao valor da causa. Rejeição mantida. Dano material ilíquido. Valor da causa atribuído por mera estimativa. Violação às marcas da autora. Caracterização. Exposição à venda de produtos contrafeitos pelo réu. Aplicação do art. 190, I, da Lei de Propriedade Industrial. Danos patrimonial e extrapatrimonial. Configuração. Uso indevido de marca pela contrafação de produtos que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Quantificação do dano material. Adoção do critério eleito pelas autoras. Aplicação do art. 210, caput e inc. III, da Lei n. 9.279/1996. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse Tribunal de Justiça. Jurisprudência. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1016039-31.2021.8.26.0451; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023) Assim, não vislumbro violação ao art. 292 do CPC e ao regime da LPI. ISSO POSTO, DESACOLHO a impugnação ao valor da causa. b) Ilegitimidade ativa da TORNITEC: Alegou que a titularidade da patente pertence a SILMO, e não à pessoa jurídica. Pois bem. A legitimidade ativa ou legitimatio ad causam é uma das condições da ação prevista no art. 17 do CPC: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade . (grifei). Tal condição refere-se à capacidade legal de uma pessoa para iniciar e conduzir uma ação judicial, assim como à relação direta do autor da demanda com o direito material pleiteado, ressalvadas as hipóteses de substituição processual. Ou seja, a pessoa que teve seu "direito material" violado é legítima para buscar a reparação contra o responsável pela violação. Nesse sentido, ensina Haroldo Lourenço 1 : Dessa forma, a legitimidade ad causam (também denominada legitimidade para agir, ad causam petendi ou ad agendum) é a aptidão para conduzir um processo em que se discuta determinada situação jurídica . Para discutir tal situação jurídica , deverá a parte estar em juízo em nome próprio, postulando direito próprio. A legitimidade é, portanto, uma noção relativa, sendo impossível saber se uma parte é ou não legítima sem averiguar o que está sendo discutido. Sempre haverá entre o demandante e a relação jurídica uma vinculação. Diferente da capacidade, que é uma aptidão genérica para praticar atos da vida civil, a legitimidade é aferida sempre em concreto, isto é, trata-se de uma aptidão específica, limitada a determinadas situações jurídicas. Para se apurar a legitimidade , faz-se necessária a investigação sobre os sujeitos envolvidos no litígio, é a pertinência subjetiva entre os titulares da relação jurídica material afirmada e a relação jurídica processual. Assim, toda legitimidade afere-se a partir das regras de direito material . Acerca dos direitos conferidos pelo registro da patente, está o de celebrar contrato de licença para exploração, nos termos do art. 61 da LPI: Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. Além disso, conforme o art. 208 da LPI, tem ação o prejudicado pela contrafação. Assim, sendo a pessoa jurídica fabricante, é evidente o seu interesse e legitimidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE CONSIDEROU A ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA J.F.K BALANÇAS PARA A DEMANDA EM RAZÃO DA FALTA DE REGISTRO DO CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE LICENÇA NO INPI – AÇÃO EM QUE SE DISCUTE O USO INDEVIDO DA PATENTE E SE PRETENDE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA CONTRAFAÇÃO E DO USO INDEVIDO DA PATENTE, INCLUSIVE PELA CONCORRÊNCIA DESLEAL – SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE DETÉM PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA A DEMANDA, JÁ QUE SERIA A TITULAR DO DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO DANO DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA DESLEAL – ART. 207 A 210 DA LEI 9.279/96 QUE NÃO EXIGEM O PREENCHIMENTO DE FORMALIDADES PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES CÍVEIS INDENIZATÓRIAS, BASTANDO QUE A PARTE SEJA PREJUDICADA PELAS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CESSÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 61 E 62 DA LEI Nº 9.279/96, QUE DEVEM SER AFERIDOS NA SENTENÇA, PORQUANTO QUESTÕES ATINENTES AO MÉRITO – RECONHECIDA A LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA A DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0049619-48.2018.8.16.0000 - Dois Vizinhos - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J. 20.03.2019) Logo, sendo o autor SILMO titular da patente e único sócio na AGROSS DO BRASIL LTDA, fabricante do equipamento, não vislumbro óbice à presença da pessoa jurídica no polo ativo. ISSO POSTO, DESACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa. Não obstante, em consulta ao CNPJ: 03700219000272, constatei que se trata de CNPJ de filial baixado. Assim, o autor deverá prestar esclarecimentos e retificar o polo passivo com a inclusão da matriz. c) Ilegitimidade passiva da ré INDUTAR: Como visto, aduziu que apenas fabrica peças metálicas sob encomenda. Ainda, que "as publicações, anúncios comerciais, ofertas em site ou redes sociais e divulgação em feiras, SEMPRE, deram-se pela empresa RODOPLANT, e não pela INDUTAR" . Ocorre que se trata de preliminar que claramente se confunde com o mérito , pois é apenas por ocasião da sentença - após dilação probatória - que se poderá determinar se houve contrafação, exploração indevida, concorrência desleal, etc. Descabe, por ora, ingressar nessa questão, pois matéria de fato. ISSO POSTO, DESACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da INDUTAR. d) Inépcia da petição inicial: No caso, as rés alegaram que não há certeza e determinação nos pedidos ligados à reparação de danos materiais, uma vez que limitados a postular a indenização pelos danos emergentes e lucros cessantes, porém sem dar maiores especificações. Todavia, entendo ser o caso de manter a constatação do juízo da Comarca de Ibirubá, o qual já avaliou os pedidos ao receber a inicial. Nos termos do art. 322 do CPC, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé" . No caso, os autores pretendem o ressarcimento dos danos materiais causados, os quais, como já dito anteriormente, dependem do parâmetro de apuração definido pelo juízo - isso se houve efetivamente violação -, conforme o art. 210 da LPI. Repita-se que, na eventual constatação da violação, a apuração dos danos materiais se discutirá na liquidação, não havendo por que ingressar nesse mérito no momento ou exigir informações detalhadas e até impossíveis de serem conseguidas pelo autor. Nesse sentido: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Contrafação – Patente de modelo de utilidade - Ação declaratória de violação cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência do pedido – Inconformismo manifestado pela ré – Descabimento - Patente de modelo de utilidade - Reprodução das características essenciais - Violação literal verificada - Obrigação de abstenção mantida – Condenação indenizatória que se fazia de rigor – Valor arbitrado aos danos morais que não comporta redução – Danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença – Inconformismo manifestado pela autora – Cabimento – Condenação indenizatória por danos materiais que deve constar do dispositivo do julgado – Sucumbência mínima da autora caracterizada - Ré que deve arcar integralmente com as verbas sucumbenciais – Sentença reformada - Recurso da ré desprovido - Recurso adesivo da autora provido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1004584-62.2022.8.26.0248; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Indaiatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2024; Data de Registro: 02/09/2024) Além disso, noto que o autor traz considerações que dizem respeito ao próprio mérito do pedido. Exemplificativamente: Isso porque, em matéria de propriedade industrial, especialmente quando se trata de patentes relacionadas a produtos que já existem há muitos anos no mercado , descabe impedir, por medida judicial de natureza inibitória (obrigação de não-fazer) qualquer concorrente de produzir produtos ASSEMELHADOS ou SEMELHANTES. (grifei) Assim, compreendo que a alegada inépcia da inicial não se sustenta, já que não incidente nenhuma das hipótese do art. 330, § 1º, do CPC. Como visto, o pedido, tal como feito, permite o amplo exercício da defesa dos réus e a exata compreensão da pretensão. ISSO POSTO, AFASTO a alegação de inépcia da inicial. e) Interesse de agir: Basicamente, os réus questionam o pedido de abstenção da prática de atos de concorrência desleal. Alegaram que: "a prática de concorrência desleal já possui regramento legal impedindo sua prática, não sendo necessário buscar, judicialmente, por meio de sentença constitutiva, declaração nesse respeito" . Pois bem. O interesse de agir é uma das condições da ação elencadas no art. 17 do CPC: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade . (grifei). Tal condição é verificada a partir da combinação de dois elementos: a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação da via processual eleita. Ou seja, a intervenção judicial deve ser necessária para a satisfação do direito e, além disso, o caminho pelo qual se busca essa satisfação deve ser adequado ao caso concreto. Trata-se da combinação do binômio necessidade e adequação. Conforme ensina Alexandre Freitas Câmara 2 : Além da legitimidade , o regular exercício do direito de ação exige a presença de outro requisito, o interesse, que pode ser definido como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isto dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica . Sinalo que não há como acolher a preliminar. Ora, o art. 42 da LPI é muito claro ao dispor que um dos direitos do titular da patente é o de impedir o uso indevido por terceiros: Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. Logo, não se identifica a suposta carência de ação. ISSO POSTO, REJEITO a preliminar de falta de interesse. f) Prescrição: Os réus defendem que, pela falta de indicação da data da violação, "é caso de declarar a prescrição de qualquer indenização relativa a fato anterior a 17-06-2020, que equivale a 03 anos antes do ajuizamento" . Invocaram a aplicação da prescrição trienal com base no art. 206, § 3º, II, IV e V, do Código Civil. Ocorre que, conforme ressaltado pelos autores em réplica, a LPI prevê prazo quinquenal para a pretensão de reparação de danos decorrentes da violação da propriedade industrial: Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. No caso, não há notícia de que os réus tenham cessado a produção do "SISTEMA GUILHOTINA". Portanto, ainda que eventualmente se utilize do prazo prescricional para delimitar a apuração dos danos, não há falar em extinção do processo com tal fundamento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE DESENHO INDUSTRIAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANO SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, DE ACORDO COM O ART. 225 DA LPI. NULIDADE DE REGISTRO QUE PODE SER ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA. ERROR IN JUDICANDO QUE NÃO IMPLICA NULIDADE DA SENTENÇA. PROPRIEDADE DO DESENHO INDUSTRIAL COMPROVADA, POR MEIO DE REGISTRO. OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DE NOVIDADE E ORIGINALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE REGISTRO. CONTRAFAÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADA, MERECENDO ACOLHIMENTO A PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. 1) Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória, por meio da qual a parte autora objetiva que a ré se abstenha de fabricar e comercializar estribo automotivo objeto de desenho industrial registrado pela autora, bem como lhe indenize pela sua indevida utilização, julgada parcialmente procedente na origem. 2) DA PRESCRIÇÃO - A pretensão de reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial prescreve em cinco anos, de acordo com a expressa previsão contida no art. 225 da Lei 9.279/96. Em se tratando de alegado ilícito continuado, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal se renova a cada dia, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não prosperando a pretensão de que seja reconhecida a prescrição total do direito, mas apenas a relacionada a período superior ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, tal como estabelecido em sentença. 3) DA NULIDADE DA SENTENÇA - Embora o juízo de origem não tenha se alinhado ao entendimento de que a nulidade de registro de desenho industrial pode ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa, nulidade não há na sentença em função disso, pois inexiste error in procedendo, sendo o caso, em verdade, dado o error in judicando, de reforma da sentença, no ponto, para que seja examinada a matéria de defesa alegada. 4) MÉRITO - A discussão posta na lide envolve averiguar se o desenho industrial estava compreendido no estado da técnica e, portanto, se é caso de declarar a nulidade do registro e, em caso negativo, se houve incorporação do desenho industrial e imitação substancial, em concorrência desleal. 4.1) Caso dos autos em que a parte autora comprovou ser proprietária de desenho industrial , por meio do Certificado de Registro de Desenho Industrial nº DI 6805185-9. Em virtude de processo administrativo de nulidade de registro movido pela apelante, foi mantida a concessão do registro em favor da apelada, em 13/01/2015, e, em 17/01/2023, prorrogada a vigência do certificado até 25/11/2028. 4.2) Dispõem os artigos 96 e 97 da LPI que é considerado novo o desenho industrial quando não compreendido no estado da técnica, o qual é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, bem como que o desenho industrial é considerando original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores, podendo ser decorrente da combinação de elementos já conhecidos. Após fazer uma análise resumindo o estado da técnica e considerando o grau de originalidade exigido para a concessão de um registro de desenho industrial , concluiu o expert que o registro de desenho industrial de propriedade da autora é novo e original, refutando a alegação da ré de que o desenho industrial estava compreendido no estado da técnica, não prosperando, por conseguinte, a pretensão de nulidade do registro. 4.3) Ao fazer a análise comparativa dos objetos sobre a ótica do desenho industrial , concluiu o perito que o estribo modelo G2, embora atenda ao critério da novidade, não atende ao critério da originalidade, havendo similitude entre tal estribo e o contemplado no DI de propriedade da parte autora, estando evidenciada a contrafação, não prosperando, portanto, a pretensão recursal da parte ré, uma vez que a prova dos autos não conforta a alegação de diferença entre o Desenho Industrial do apelado e o produto da parte apelante denominado "Estribo G2", restando caracterizada a contrafação e a concorrência desleal, pois o produto fabricado pela ré viola o desenho industrial de titularidade da parte autora. 5) SUCUMBÊNCIA - Dispõe o parágrafo único do art. 86 do CPC que, apenas quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, que o outro responderá, por inteiro, pelo ônus sucumbencial. Caso dos autos em que, diante do reconhecimento de prescrição da pretensão indenizatória relativa ao período anterior a 10 de março de 2011 e do não reconhecimento da contrafação em relação ao estribo modelo G3, impositivo concluir que não sucumbiu em parte mínima o autor, prosperando a pretensão recursal da ré de que seja estabelecida a sucumbência recíproca. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50003569320168210128, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-11-2024) Portanto, não há se falar em prescrição. ISSO POSTO, REJEITO a prejudicial de mérito em questão. g) Prejudicialidade externa: Os réus aduziram que há uma impugnação ao registro da patente. Pediram a suspensão do presente processo por até 1 ano, até que julgado administrativamente o pedido objeto da petição n.º 870220090629, de 03/10/2022. Todavia, por ora, não há necessidade de suspensão. Ainda que haja alguma impugnação administrativa ao registro, não se justifica suspender o processo, pois a sua instrução não ocasiona qualquer prejuízo às partes. Além disso, não se pode desconsiderar a possibilidade de revisão judicial pela Justiça Federal, ou seja, não há perspectiva de resolução da questão. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. REJEITADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DA PATENTE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE OBRIGATÓRIA SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO. QUESTÃO DECIDIDA EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DO STJ SOBRE A MATÉRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVER A DECISÃO ACERCA DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA . NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO.(Apelação Cível, Nº 50015956220168210022, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 31-01-2024) No caso, sequer há notícia de ação de nulidade ajuizada perante a Justiça Federal, tendo os réus se limitado a pedir declaração incidente de nulidade com base nos arts. 56 e 118 da LPI, de efeitos intra partes: Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57. Nesse sentido: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE QUANDO SE TRATAR DE PATENTES OU DESENHOS INDUSTRIAIS (HIPÓTESE DOS AUTOS). REGRA EXPRESSA DA LEI 9.279/1996 (ARTS. 56, § 1º, E 118). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO INPI NA DEMANDA. 1. Ação ajuizada em 11/6/2007. Embargos de divergência interpostos em 3/5/2022. Autos encaminhados à Relatora em 16/5/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a arguição de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial. 3. A Lei 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações que objetivam a declaração de nulidade de direitos da propriedade industrial (marca, patente e desenho industrial), de modo que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar tais demandas. 4. Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém ressalva expressa no que diz respeito, especificamente, às patentes e aos desenhos industriais, autorizando a arguição de nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa. Nessas hipóteses, como a relação jurídica processual não é integrada pelo INPI, não há falar em usurpação de competência da Justiça Federal. 5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pela Justiça Estadual, por ocorrer em caráter incidental, somente opera efeitos inter partes, podendo servir, exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na correlata ação de infração. 6. Ademais, havendo autorização expressa na Lei 9.279/1996 acerca da possibilidade de arguição de nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa, obstar os efeitos da norma em questão resultaria em indevida restrição do direito fundamental à ampla defesa , em clara violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição da República. 7. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.332.417/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.) Consequentemente, entendo que pleito de suspensão poderá ser analisado após o fim da instrução do processo, antes da sentença de mérito. ISSO POSTO, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. 3.1.2 evento 23, PET1 : O autor, em réplica, reproduziu os pedidos de tutela cautelar e antecipatória. Ocorre que tais pedidos já foram indeferidos pelo juízo da Comarca de Ibirubá, nada havendo de novo que possa levar à revisão do seu entendimento, motivo pelo qual o acompanho. Além disso, a questão foi analisada no Agravo de Instrumento n.º 5234698-50.2023.8.21.7000, no qual se manteve o indeferimento dos pedidos de tutela provisória . 3.2 Questões de fato, de direito e a atividade probatória: As matérias de fato e de direito já foram referidas acima. No mais, cumpre à parte autora provar a configuração da contrafação de patente e dos atos de concorrência desleal; e, à parte ré, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Quanto à distribuição do ônus da prova, não vislumbro fundamento para alterar a dinâmica prevista no art. 373, I e II, do CPC. 4. Prova pericial: A parte ré pediu a prova pericial e oral ( evento 35, PET1 ); a parte autora, a prova pericial e documental ( evento 36, PET1 ). Por ora, defiro a prova pericial, postergando a apreciação da prova testemunhal para momento posterior. Pois bem. Como visto, a suposta violação decorre da produção pela de peças de reposição para plantadeiras, havendo questionamento da ré sobre a efetiva reprodução indevida das características do registro patenteado. Vejamos a imagem juntada pela autora: Conforme artigo publicado na obra "Direito Processual da Propriedade Intelectual" a respeito da prova pericial em matéria de patentes: Se na perícia, em ações de nulidade, o foco é nos requisitos de patenteabilidade, na perícia em ações de infração ou não infração, o elemento central é a delimitação do escopo de proteção, contido nas reivindicações da carta-patente . Portanto, a análise quanto à existência ou não de infração deve se basear especialmente no objeto de proteção da patente (i.e., reivindicações), e não os desenhos ou no relatório descritivo , que constituem suportes de análise, auxiliando na interpretação da invenção. É o que dispõe o art. 41 da LPI. Ainda: Se todas as características definidas em uma reivindicação independente (principal) da patente puderem ser encontradas no produto alegadamente contrafeito, há infração literal. Já a infração por equivalência se dá (nos termos do art. 186 do LPI) ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. Entretanto, a Lei não estabelece nenhum critério ou metodologia para aferir infração por equivalência. Nesse sentido, cabe ao perito indagar (i) se os componentes executam substancialmente a mesma função, (ii) se executam sua atividade substancialmente da mesma maneira; e (iii) se atingem substancialmente o mesmo resultado . Se a reposta for positiva para todas, estar-se-á diante de um caso de infração por equivalência. 3 (grifei) Consequentemente, considerando que a perícia não se limita a uma mera comparação técnica - havendo que ser investigada a efetiva utilização -parece-me que um perito atuante e conhecedor das especificidades da região seja o mais indicado para o necessário trabalho. 4.1 Para tanto, nomeio o Engenheiro Mecânico CHARLES LEONARDO ISRAEL - CREARS 114250 , atuante em PASSO FUNDO e região, cadastrado junto ao TJRS, para atuar como perito a fim de apurar a suposta violação e nulidade de patente. 4.2 Intimem-se as partes para apresentar quesitos e, querendo, indicar assistente técnico, conforme art. 465, § 1º, do CPC. Prazo de 15 dias, no qual também poderão impugnar a nomeação do perito, sob pena de preclusão. 4.3 Decorrido o prazo, intime-se o perito para dizer se aceita a nomeação e, em caso positivo, desde logo apresentar a sua proposta de honorários. Prazo de 05 dias, nos termos do art. 465, § 2º, do CPC. Os honorários periciais serão suportados por ambas as partes, na proporção de 50%, conforme dispõe o art. 95 do CPC. 4.4 Sobrevindo a resposta do perito, intimem-se as partes para efetuar o depósito judicial da sua quota-parte nos honorários periciais. Prazo de 15 dias. 4.5 Por fim, comprovado o pagamento, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Fica o perito ciente de que, nos termos do art. 474 do CPC, deverá providenciar que as partes tenham ciência da data e do local para início da produção da prova. Ainda, caso pretenda a intimação nos autos do processo, deverá manter contato telefônico com a Secretaria da Vara comunicando-a , de modo que possam as partes ser intimadas tempestivamente. Prazo de 30 dias para a entrega do laudo, que deverá obedecer aos requisitos do art. 473 do CPC. 4.6 Com a juntada do laudo, providencie-se vista às partes pelo prazo comum de 15 dias (art. 477, § 1º, CPC). Decorrido o referido prazo, voltem conclusos. 1 . LOURENÇO, Haroldo. Processo Civil Sistematizado, p. 107. 2 . CÂMARA, Alexandre F. O Novo Processo Civil Brasileiro, 2022, p. 53. 3 . Abboud, Georges, e Pedro Marcos Nunes Barbosa, organizadores. Direito processual da propriedade intelectual. Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2023. pg. 266

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